La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una interesante Sentencia (n.º 17/25, de 27 de enero de 2025) en materia de marcas tridimensionales, que confirma íntegramente la resolución del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante (Sentencia n.º 25/24), en su función de Tribunal de Marca de la Unión Europea.
El caso gira en torno a un inhalador protegido como marca de la UE por su forma tridimensional. La actora, titular de varias marcas registradas consistentes en esta forma, emplea dicho inhalador como dispositivo para administrar medicamentos. La controversia surge cuando la AEMPS autoriza a la parte demandada a comercializar un medicamento inhalado mediante un dispositivo cuya forma —según las demandantes— reproduce sustancialmente la de sus marcas, reconocidas además como renombradas.
Alegaciones y defensa
La demandada no solo negó la infracción, sino que reconvino solicitando la nulidad de las marcas tridimensionales invocadas. Alegó varias causas:
- Falta de distintividad,
- Funcionalidad técnica de la forma,
- Carácter habitual en el sector,
- Valor sustancial de la forma como elemento estético, y
- Mala fe en el registro.
Criterios del tribunal
La Audiencia descarta cada una de las causas de nulidad invocadas, en una sentencia que bien podría servir de guía sobre los límites y la protección de las marcas tridimensionales. Subraya que una forma puede funcionar legítimamente como indicador de origen empresarial. En este caso concreto, las marcas son consideradas altamente distintivas, ya que su forma circular se aparta claramente de las soluciones técnicas habituales del mercado, donde predominan dispositivos en forma de “L”.
¿Puede haber infracción sin comercialización?
Uno de los aspectos más destacables del fallo es que se aprecia infracción de marca a pesar de que el producto en cuestión no había llegado a comercializarse. La Audiencia entiende que la autorización concedida por la AEMPS y la publicación del prospecto en la base de datos CIMA son suficientes para considerar que existe un uso que vulnera el derecho de marca.
Sobre las costas procesales
En primera instancia se estimó sustancialmente la demanda, con imposición de costas a la demandada. Esta recurrió alegando que, al no haberse estimado la pretensión indemnizatoria por falta de comercialización efectiva, el fallo debía considerarse parcialmente estimatorio, lo que excluiría la condena en costas. La Audiencia, sin embargo, rechaza este planteamiento: la acción indemnizatoria había sido formulada condicionalmente, y por tanto su carácter era accesorio respecto de la principal. En consecuencia, declara la estimación total de la demanda y la procedencia de la condena en costas.
Conclusión
Esta sentencia refuerza la posición jurídica de los titulares de marcas tridimensionales, especialmente aquellas que han adquirido un alto grado de distintividad. Además, aclara que la infracción de marca no requiere necesariamente una comercialización efectiva, sino que puede configurarse también en supuestos preparatorios como la obtención de autorizaciones o la publicación de información oficial sobre el producto.
Una lectura más que recomendable para quienes trabajan en el ámbito del derecho de marcas, especialmente en sectores como el farmacéutico, donde las formas de los dispositivos pueden desempeñar un papel esencial en la diferenciación comercial.
